Cuando piensa en su típica disputa de marca registrada entre dos partes, es habitual preguntar «¿quién tiene la marca registrada?» El titular de la marca suele ser la parte que hace cumplir y vigila su marca registrada, y persigue a los infractores.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando tienes dos partes que usan la misma marca (o similar) aproximadamente al mismo tiempo? Dado que se tarda más de 6 meses en obtener una marca comercial, ¿quién gana en una disputa de marca registrada cuando ninguna de las partes ha obtenido claramente la marca antes de que otra parte comenzara a usarla?
En la ley de marcas registradas de EE. UU., el «uso actual» es muy importante. Quien esté usando primero, generalmente prevalecerá en una disputa de marca registrada. La excepción es si alguien presentó una aplicación de marca registrada (o ITU) de «Intención de uso» antes de que la otra persona comenzara el uso actual.
Antes de hablar de los ITUs, es importante comprender cuál es su aplicación de marca típica: una aplicación de marca que está utilizando actualmente. Esto se denomina aplicación de la Sección 1 (a). Debe incluir muestras con su aplicación de marca registrada, que representa una prueba de uso para cada código de clase que está solicitando. No son fáciles de hacer, especialmente si recién está comenzando. Están sujetos a muchas reglas (Lea el Manual de Procedimiento de Examen de Marcas con respecto a los Especímenes).
Si aún no ha comenzado a usar su marca comercial y, por lo tanto, no puede producir las muestras, desea considerar una ITU. Esto se denomina una aplicación de la Sección 1 (b). Esto le dice a la USPTO que aún no está utilizando la marca registrada, pero que desea reservar el nombre.
Una ITU cuesta lo mismo, excepto si se aprueba, deberá presentar una Declaración de uso (o SOU) cuando comience a usar la marca comercial, para demostrarle a la USPTO que realmente está utilizando la marca comercial dentro de los 6 meses posteriores a la emisión de un «Aviso de concesión» de la USPTO (que es básicamente una aprobación). Esto costará aproximadamente $100 por código de clase para enviar un SOU. Si aún no está utilizando la marca comercial dentro de los 6 meses posteriores al Aviso de concesión, puede enviar una extensión de 6 meses. Y se le permite enviar hasta 5 extensiones por un total de 3 años, antes de que no tenga más remedio que enviar la SOU o que su marca comercial sea abandonada. Sí, las extensiones también cuestan alrededor de $100 por código de clase.
¿Por qué hacer una ITU en lugar de esperar hasta que realmente esté usando su marca para solicitar una marca?
Porque si presenta una ITU, su fecha de presentación tendrá prioridad sobre cualquier otra persona que comience a usar una marca comercial similar antes que usted (pero después de su fecha de la ITU). Básicamente, le da una fecha mas temprana para usar contra otras personas que quieran usar una marca comercial «confusamente similar» a la suya.
